1. 事案の概要(事実経過・請求内容)
【手続の経緯】
原告(株式会社Iranoan)は、発明の名称を「カードシステム」とする特許出願(特願2022-21747号)を行い、審査段階において手続補正(本件補正)を経た上で設定登録を受けた(特許第7472179号)。
これに対し第三者から特許異議の申立てがなされ、原告は訂正請求(本件訂正)を行った。特許庁は、本件訂正を認めたものの、①進歩性欠如(特許法29条2項)、②サポート要件違反(同法36条6項1号)、及び③本件補正による新規事項の追加(同法17条の2第3項違反)を理由として、本件特許を取り消す決定(本件決定)をした。
原告は、本件決定の取消しを求めて知財高裁に出訴した。
【請求内容】
特許庁が異議2024-700984号事件について令和8年2月9日にした決定を取り消す、との判決を求める。
2. 判決の主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3. 主な争点
- 争点1(取消事由1):進歩性判断の適否(甲1[公知特許公報]及び甲2[YouTube動画]に基づく容易想到性の有無)
- 争点2(取消事由2):サポート要件適合性判断の適否(特許法36条6項1号)
- 争点3(取消事由3):新規事項追加の判断の適否(特許法17条の2第3項違反の有無:審査段階の本件補正において特許請求の範囲に追加された「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」構成が当初明細書等に記載された事項の範囲内といえるか)
4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)
裁判所は、取消事由3(新規事項の追加)について検討し、本件補正が特許法17条の2第3項に違反すると判断した(これに伴い、取消事由1及び2についての判断は結論に影響しないとして省略)。
(1) 特許請求の範囲(本件訂正発明1)の解釈と処理シーケンス
特許請求の範囲の記載によると、本件訂正発明1のカードシステムは以下の手順(時系列)で処理が進行する構成として特定されている。
- 構成要件B:管理サーバがカード詰め合わせ在庫から抽選を行い、当選データを当選リストに移動させ、当選情報をユーザ側情報端末に送信する。
- 構成要件C:ユーザ側情報端末が当選情報を表示し、ユーザの操作に基づいて取得するか否かの選択を受け付ける。
- 構成要件D:ユーザの選択結果に応じ、取得選択の場合は提供処理等を行い(D-1)、非取得選択の場合はポイント還元処理等を行う(D-2)とともに、それぞれ「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」。
(2) 当初明細書等の記載との対比(新規事項該当性)
当初明細書等(【0036】【0047】【0048】【0050】及び図2等)を精査すると、カード詰め合わせ在庫から当選カードを当選リストに移動させて「カード詰め合わせ在庫に残るのを防止(残らないように)」する処理(ステップS10)は、一貫して、ユーザ端末に抽選結果が表示され(ステップS13)、ユーザが取得・非取得を選択する(ステップS15)「前」に行われるものとして記載されている。
ユーザがカードの取得有無を選択した「後」に「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理を行う構成は、当初明細書等には記載されておらず、当初明細書等の範囲内のものとはいえない。
(3) 原告の主張に対する排斥
- 「ともに」の文言解釈について:原告は「提供処理とともに/還元処理とともに」の「ともに」は同時実行に限られないと主張するが、特許請求の範囲の全体の記載からして、少なくともユーザの取得可否の選択「後」に行われる構成と特定されている以上、判断を左右しない。
- 「物」の発明であることの主張について:原告は「物」の発明であるから時系列の処理順序に拘泥すべきではないと主張する。しかし、システムという「物」の発明であっても、クレーム上、B→C→Dの順序で各種処理を行う手順によって発明が特定されている以上、構成要件D-1・D-2に記載された処理は当該箇所(選択後)に行われるものと解釈するのが妥当であり、順序不問と解することはできない。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
1. 「物(システム)」のクレームにおける処理時系列・ステップの解釈:
「物」の発明であっても、複数の機能・処理を時系列順(A→B→C)に記載して装置・システムを特定した場合、その記載された順序やタイミング自体が発明を画する構成要件と解釈される。クレーム解釈上、「物だから処理順序に拘束されない」という形式論は通用せず、クレームの構造および明細書全体の開示に照らして判断されることが再確認された。
2. 中間処理における補正時の時系列・実行主体の精査(新規事項追加リスク):
本件では、当初明細書における実施形態では「事前(抽選直後)」に行われていたデータ処理を、補正により「事後(ユーザ選択時)」の提供・還元処理の構成要件と併記してクレームアップした結果、当初明細書に開示のない「事後的なデータ削除・不保持処理」が規定されたと認定され、新規事項追加(17条の2第3項違反)となった。
システム・ソフトウェア特許の補正実務においては、処理のトリガーや実行時系列(前・中・後)が当初明細書に文字通り・技術常識上裏付けられているかを厳格に検証する必要がある。