1. 事案の概要(事実経過・請求内容)
原告(Future Technology株式会社)は、発明の名称を「芳香カートリッジ」とする特許権(特許第7583390号。以下「本件特許権」、その請求項1記載の発明を「本件発明」という)を有する特許権者である。
被告(双日株式会社)は、補助参加人(フィリップ・モリス・ジャパン合同会社)から供給を受け、誘導加熱式喫煙具(「IQOS イルマ」等)に挿入して使用されるたばこスティック(以下「被告製品」)を日本国内で譲渡・販売している。
原告は、被告製品が本件発明の技術的範囲(構成要件A~E)を充足し、被告の行為が本件特許権の侵害(不法行為)に当たると主張して、損害賠償金(特許法102条2項に基づき算定される損害額7億2600万円の内金1000万円)及び遅延損害金の支払を求めた。
2. 判決の主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3. 主な争点
- 争点1:被告製品の本件発明の技術的範囲への属否(構成要件充足性)
- 構成要件A:「被加熱芳香発生基材」及び「被加熱芳香発生体」の充足性(非タバコ材に限定されるか、タバコ材を含むか等)
- 構成要件B:「蓋材と……マウスピースとを、長手方向に連結するように巻装するカートリッジ外装体」の充足性
- 構成要件C:「貫通孔を含む円柱状支持部材」及び「貫通孔が設けられた円柱状の管」である「冷却部材」の充足性
- 構成要件D:「煙及び前記香気成分の気体生成持続材料である無機粒子」の充足性
- 争点2:本件特許の無効理由の有無(特許法104条の3)
- 分割要件違反に基づく新規性・進歩性欠如の有無
- 明確性要件違反(特許法36条6項2号)の有無
- サポート要件違反(特許法36条6項1号)の有無
- 実施可能要件違反(特許法36条4項1号)の有無
- 先行技術(丙36)に基づく新規性・進歩性欠如の有無
- 争点3:原告の損害発生の有無及び損害額
4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)
裁判所は、争点1-5(構成要件D充足性)、並びに争点2-3(サポート要件違反)および争点2-4(実施可能要件違反)について判断し、非充足および無効理由の成立を認めて請求を棄却した。
(1) 構成要件D(「気体生成持続材料である無機粒子」)の非充足
- 用語の意義解釈:「気体生成持続材料」は明細書固有の造語であり、「気体放出量を安定化する材料」(【0041】)と定義されている。明細書の記載からすれば、本件発明における無機粒子は、充填物の表面に存在して接触面積を低減させ、エアロゾルフォーマのブリードアウトによる融着や揮発成分の流路閉塞を阻害・抑制することにより、気体放出量を安定化する機能を有するものを意味すると解するのが相当である。
- 機能発現の限定性:明細書の実施例・比較例の対比及び記載によれば、無機粒子が単に表面に存在すれば足りるものではなく、特定の機能を発揮するためには、明細書に記載された所定の粒子径(好ましくは1~100㎛)、添加量(充填物100質量部に対し少なくとも0.001質量部以上)、充填率等の条件を満たすことが必要である。
- 当てはめ:原告はSEM/EDX分析から被告製品のタバコシート表面に炭酸カルシウム等の無機粒子が存在すると主張するが、製造工程での添加等の証拠はなく存在自体にも疑いが残る上、仮に存在したとしても、その粒子径、添加量、充填率について何ら主張立証を行っていない。したがって、被告製品中の粒子が「気体生成持続材料」として機能することについての立証を欠き、構成要件Dを充足しない。
(2) サポート要件違反(特許法36条6項1号)および実施可能要件違反(特許法36条4項1号)
- サポート要件(大合議判決規範の適用):本件発明の課題は、気体流路の閉塞による吸引成分の吸引量低下の防止である。明細書において、当業者が当該課題を解決できると認識できる無機粒子は、特定の粒子径、添加量、充填率の条件を満たすものに限られる。にもかかわらず、本件特許の特許請求の範囲は無機粒子の粒子径、添加量、充填率等を何ら限定していないため、発明の詳細な説明の記載に基づき当業者が課題を解決できると認識できる範囲を超えている。したがって、サポート要件に違反する。
- 実施可能要件:特許請求の範囲が無機粒子の諸条件を限定していないのに対し、発明の詳細な説明には限定された条件の記載しかないため、当業者が本件発明の全範囲にわたって実施できるように記載されているとは認められず、実施可能要件にも違反する。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
- 作用効果的・機能的用語をクレームアップした場合の立証責任: 本判決は、「気体生成持続材料」のような特許出願人が明細書中で独自に定義した機能的要素を含むクレームについて、侵害論(構成要件充足性)において、対象製品中に物理的物質(無機物・粒子)が存在することを示すのみでは足りず、当該物質が所定の作用・機能を発現していること(および機能発現に必要なパラメータ等の充足)まで原告が具体的に立証しなければならないことを明確に示している。
- 広範な上位概念クレームに対するサポート要件・実施可能要件の厳格適用: 明細書中に特定のパラメータ(添加量、粒子径、充填率等)でしか課題解決効果(評価結果)が確認・実証されていないにもかかわらず、特許請求の範囲でそれらの限定を排して無限定に上位概念化(単に「無機粒子」と記載)した分割出願クレームに対し、知財高裁大合議判決(平成17年11月11日判決)の規範に基づき、サポート要件違反および実施可能要件違反による無効理由の成立を厳格に認めた典型例である。ライセンス戦略や分割出願戦略において、明細書の開示範囲を超えた安易な権利拡張に対する実務上の強い警鐘となる。
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