【知的財産高等裁判所 / 令和8年09月09日】令和8年(行ケ)第10016号 - 審決取消請求事件（適法な補正後の特許請求の範囲を看過し補正前発明を対象に判断した審決の取消し）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

原告は、発明の名称を「転がり軸受」とする特許出願（特願2020-186871）の拒絶査定不服審判（不服2024-17594号）の手続中、拒絶理由通知に対して特許請求の範囲を減縮・訂正する手続補正（本件補正）を行った。本件補正では、請求項1末尾の「前記軸受停止時に対する前記軸受動作時の前記内輪軌道及び前記外輪軌道の温度上昇値を」という記載が、「前記軸受動作時の前記内輪軌道及び前記外輪軌道の温度を」に補正された。

しかし、特許庁（審判官合議体）は、審決の理由中「第2 本願発明」では補正後請求項を記載しつつも、「第4 当審における判断」において、明確性（特許法36条6項2号）、実施可能要件（同条4項1号）、進歩性（特許法29条2項）の各要件を一貫して本件補正前の文言を対象として審理・判断した上で、審判請求は成り立たないとする審決（本件審決）を下した。これに対し、原告が本件審決の取消しを求めて提訴した事案である。

2. 判決の主文

1. 特許庁が不服2024-17594号事件について令和8年1月5日にした審決を取り消す。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。

3. 主な争点

• 争点1: 審決における審理判断の対象の誤り（手続上の瑕疵）および取消事由性
  （審決が適法な補正後の特許請求の範囲ではなく、補正前の請求項に係る発明を審理対象としたことが、審決を取り消すべき手続上の瑕疵に当たるか否か、また当該誤りが結論に影響を及ぼさない誤記にすぎないといえるか）
• 争点2: 本願発明の明確性要件、実施可能要件および進歩性の有無（実体判断）

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

裁判所は、実体的な特許要件の当否に立ち入ることなく、手続上の違法（審理対象の誤り）のみを理由として本件審決を取り消した。

• 審決における審理対象の認定：
  本件審決の理由中、「第4 当審における判断」においては、明確性の判断、進歩性の判断（相違点1の認定・技術的意義の検討・先行技術との対比）、および原告の主張に対する判断に至るまで、終始一貫して本件補正前の請求項1の記載を対象として審理判断がなされている。
• 手続上の瑕疵と結論への影響：
  適法に提出された本件補正後の請求項1に係る発明を対象として審理判断すべきであるにもかかわらず、本件補正前の請求項1に係る発明を対象として審理判断した手続上の瑕疵が存在する。
  被告（特許庁側）は、補正後の文言のとおりに読んだ場合であっても明確性や進歩性の判断結果に影響はなく誤記にすぎないと主張したが、裁判所は「審理判断の対象を異にする以上、これが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである」と判示し、被告の主張を排斥した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

• 審理対象の取り違えと行政処分の瑕疵：
  審判手続において適法になされた補正後の発明を看過し、補正前の発明について拒絶理由の有無を判断することは、特許法上の審理手続における重大な瑕疵（審理不尽・判断遺脱）を構成する。被告側が「仮に補正後の記載で読んでも結論は変わらない」と主張（実質的無害の抗弁）しても、裁判所は審理対象そのものが異なる以上、当然に結論に影響を及ぼす瑕疵であるとして実体判断を行わずに審決を取り消すという、厳格な行政手続保障の立場を採っている。
• 審判実務および訴訟代理実務への教訓：
  特許庁審判部における単純な転記・起案ミスであっても、主文・理由中の当てはめが補正前クレームに依拠している場合、審決取消訴訟において決定的な取消事由となり得る。実務担当者としては、審決を受領した際、理由中の認定対象クレームが適法に係属している最終の補正後クレームと完全に合致しているかを初動段階で照合・確認することの重要性を再認識させる事例である。